弁理士試験って合格しても、もともと事務所の方はともかく、もともと企業の方は、そのまま企業に残る方が異様に多いと思います。そんな訳で受験時代に勉強してて不思議と思いながらも、そのまま謎のまま残ってしまうことって結構あるような気がします。
そんな訳で、受験時代にちょっと不思議に思っていた事の一つが解決したのでメモしておきます。
とりあえず、意見書と補正書とかの話です。
論文試験の答練とかで、拒絶理由通知対応とかありますよね。あの流派で、意見書を書く書かないみたいな話がありました。大体は暇な答案構成の時は書いて、面倒な答案構成の時は書かないみたいな処理が多かった記憶がうっすらあります。メインはだいたい補正ですよね。
この点で実務の場合は、補正の際は手続補正書と言うものを出します。実はこの中身と言うのが、マジで補正の内容だけを書くものだったりするんですね。つまり、特許庁の審査官から見た場合、手続きで補正をするからって手続補正書だけ出てくると、なんで補正したのかがさっぱり意味不明になる訳です。
実際には特許庁の審査官は、だいたい自分で拒絶理由通知を出しているので、それに対応して直してきたんだなみたいなことは類推できるとは思います。でも、やっぱりこちらの都合良くは解釈してくれるかって言うとちょっと弱い気がします。
この点、補正と同時に意見書を出す場合は、一例として以下のような内容を延々書いたりします。内容としては、２９①、２９②に減縮補正を行う想定で書いています。
１．拒絶理由通知の内容
当然拒絶理由通知を出した審査官自身に出すので、出願番号とか書誌的事項がついていれば大体分かりそうなものですが、どんな拒絶理由で拒絶されたのかを書きます。まあ、これだけ見て分かったほうが、後の説明が分かりやすくなるとは思います。
２．補正要件の説明
今回は減縮補正の想定なので、手続補正書の方で書いた補正の内容を、明細書のどこから持って来たかを延々書きます。まあ、これも書いてないと、新規事項の追加と判断されたりしそうです。このあたり、特に従属項の内容とかなのですが、明細書側において、請求項の構成要素ごとにある程度構成されていないと、明細書のどこに書いてあるのかが説明できなくて大変になります。具体的には明細書の段落番号とか図面を指定して説明しないといけない都合です。
３．実際どう補正したのか
実際にどう補正したのかも書きます。と言っても口で説明するのも難しいので、直球で補正後の請求項を丸ごと貼り付けたりもします。
４．補正の効果
補正によってどういう効果が出るのかを書きます。とりあえずは、明細書側の発明の効果の項目に書いた内容を貼り付けたりもします。また、一例として減縮補正で変更した箇所を引用して、引用文献と比較して違う発明ですみたいに主張したりもします。
５．拒絶理由の否定
ここまでの説明の上で、例えば、新規性違反の２９①が来ていれば、審査基準的なキーワードを使いつつ、「引用発明と本件発明は違うっす」みたいに書きます。進歩性違反の２９②であれば、「容易に発明できないっす」みたいに書く感じですね。
６．主張
拒絶理由は解消したから特許査定にしてくださいみたいに書きます。
つまり、意見書の内容を見てみると、手続補正書だけを提出した場合は、この辺の説明が丸々抜けるので、「どうしても特許登録したい」って言う想定だと、なんか手続きとしては足りない感じがしますよね。なので、講義とかで、手続きで補正を書く時には意見書は必須って説明されていた流派の講師さんの意図がちょっと分かりました。もっとも、逆に当然必須だから答案構成上は省略しても平気と言う流派も分かる気もしますが。
ちなみに意見書の自体についても、結構流派があるらしく、拒絶理由通知書と明細書からのコピペの嵐だけど、とりあえず抜け漏れのない意見書とか、簡潔に要点だけを一撃必殺で書く意見書とか色々あるようです。
「新・拒絶理由通知との対話」って本とかは割りと簡潔派だったのですが、少しずつ読む分には結構面白い本でしたので、関係する本を探している方はぜひお勧めかもしれません。
kuroneko
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